안녕하세요. 헬프미 법률사무소입니다.
운동화 옆면을 장식하는 알파벳 'N' 로고. 많은 분들이 이 로고만 봐도 특정 스포츠 브랜드, '뉴발란스(New Balance)'를 떠올리실 겁니다. 이렇게 단순한 단일 알파벳 문자가 강력한 상표로서 법적 보호를 받을 수 있을까요?
바로 이 뉴발란스 'N' 로고와 관련된 대법원 전원합의체 판결(2014. 3. 20. 선고 2011후3698 판결)을 통해 이를 알아보겠습니다.
1. 사건의 시작: 'N' 로고를 둘러싼 법적 다툼
| 이 사건 등록 상표 | 확인 대상 표장 | |
|---|---|---|
| 상표 |  |
 |
| 권리자 | 뉴발란스(NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.) | 유니스타 주식회사 |
글로벌 스포츠 브랜드인 원고(뉴발란스)는 1981년 운동화 등을 지정상품으로 하여 'N' 자 형태의 로고가 포함된 상표(이하 '이 사건 등록상표')를 출원하여 1984년에 등록받았습니다. 이후 피고 회사가 운동화에 'N UNISTAR'라는 표장(이하 '확인대상표장')을 사용하였습니다. 피고는 자신의 표장이 원고 상표의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 특허심판원에 청구하며 분쟁이 시작되었습니다.
2. 하급심의 판단: "등록 당시 'N'은 식별력 미약했다"
특허심판원과 원심인 특허법원은 피고의 손을 들어주었습니다. 그 이유는 다음과 같았습니다.
이 사건 등록상표와 확인대상표장에서 공통적으로 보이는 'N'자 부분은 간단하고 흔한 알파벳 문자이므로, 상표 등록결정 당시(1984년)에는 그 자체로 상품의 출처를 나타내는 식별력이 없거나 매우 미약했다고 판단했습니다.
따라서 'N' 부분은 상표의 핵심적인 식별력을 갖는 부분(요부)으로 볼 수 없고, 양 표장을 전체적으로 관찰할 때 외관, 호칭, 관념이 서로 달라 유사하지 않다고 보았습니다.
설령 원고의 '' 로고가 이 사건 심결 당시(2011년경)에는 국내 소비자들에게 널리 알려져 사용에 의한 식별력을 취득했을지라도, 등록결정 당시 식별력이 약했기 때문에 이를 등록상표의 요부로 볼 수 없다는 입장이었습니다. 이는 "등록상표의 구성 중 등록결정 당시 식별력이 없던 부분은 심결 당시 사용에 의한 식별력을 취득하였더라도 등록상표에서 중심적 식별력을 가지는 부분이 될 수 없다"는 취지의 종전 대법원 판례(2005후728 판결)에 따른 것이었습니다.
3. 대법원 전원합의체의 결정: "식별력 판단, 현재의 인식이 기준!"
그러나 대법원 전원합의체는 이러한 하급심의 판단과 종전 대법원 판례의 입장을 변경하는 획기적인 결정을 내렸습니다.
3.1. 새로운 판단 기준 제시: '심결 시' 기준의 확립
대법원은 상표권의 권리범위확인심판에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를 판단하기 위한 핵심 요소인 등록상표의 식별력은, 상표의 유사 여부를 판단하는 기준시점인 '심결 시(심판이나 소송에서 최종 판단이 내려지는 시점)'를 기준으로 판단해야 한다고 명시했습니다. 상표의 식별력은 고정된 것이 아니라 그 상표가 사용되는 시장 상황, 거래 실태, 수요자의 인식 등에 따라 변할 수 있는 상대적이고 유동적인 것이라는 점을 분명히 했습니다.
3.2. 
로고, 사용으로 얻은 '중심적 식별력' 인정
대법원은 "등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력이 없거나 미약하였다고 하더라도, 그 등록상표를 전체로서 또는 일부 구성 부분을 분리하여 사용함으로써 권리범위확인심판의 심결 시점에 이르러서는 수요자 사이에 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식될 정도가 되어 중심적 식별력을 가지게 된 경우에는, 이를 기초로 상표의 유사 여부를 판단해야 한다"고 판시했습니다.
뉴발란스의 경우, 1975년경부터 전 세계 및 국내에서 운동화 등에 형상의 실사용상표를 꾸준히 부착하여 판매해왔고, 2004년부터 2010년까지 국내 누적 매출액이 약 2,820억 원에 달했으며, 유명 패션 정보지에서 '베스트 브랜드'로 선정되는 등, 그 사용실적과 인지도가 매우 높았습니다. 이를 근거로 대법원은 이 사건 등록상표의 부분이 등록결정 당시에는 식별력이 미약했을 수 있으나, 이 사건 심결 당시에는 소비자들 사이에서 뉴발란스의 상품 출처를 명확히 인식시키는 중심적 식별력을 갖게 되었다고 판단했습니다.
3.3. 유사성 판단 및 파기 환송
이렇게 심결시를 기준으로 부분이 중심적 식별력을 갖는다고 본 이상, 확인대상표장 'N UNISTAR'에서도 'N' 부분이 두드러지게 인식되므로 , 양 표장이 운동화에 사용될 경우 일반 수요자들은 부분과 'N' 부분으로 각각 호칭하거나 관념할 수 있고, 이는 동일하여 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 보았습니다. 따라서 양 표장은 유사하다고 판단하여 원심판결을 파기하고 사건을 특허법원으로 돌려보냈습니다.
3.4. 종전 대법원 판례(2005후728) 변경
이 판결은 "등록상표의 구성 중 등록결정 당시 식별력이 없던 부분은 심결 당시 사용에 의한 식별력을 취득하였더라도 등록상표에서 중심적 식별력을 가지는 부분이 될 수 없다"는 취지의 종전 대법원 판례를 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 변경한다고 명시적으로 선언했습니다.
4. "평범함도 노력하면 강력한 상표가 됩니다!"
뉴발란스 'N' 로고에 대한 대법원 전원합의체 판결은 상표법 실무에 다음과 같은 매우 중요한 의미를 가집니다.
4.1. '사용에 의한 식별력'의 중요성 대폭 강화
상표 등록 당시에는 식별력이 부족했거나 평범했던 표장이라도, 상표권자의 지속적이고 광범위한 사용과 노력으로 인해 소비자들에게 특정 출처의 표시로 강력하게 인식된다면, 법적 분쟁 시 그 '후천적으로 얻어진 명성'이 상표권 보호 범위 판단에 결정적인 영향을 미치게 됩니다.
4.2. 상표권자 보호 확대
오랜 기간 브랜드를 구축하고 막대한 투자를 통해 특정 표장의 식별력을 높여온 정당한 상표권자들이 더욱 두텁게 보호받을 수 있게 되었습니다.
4.3. 거래 현실 반영
상표의 가치와 식별력이 시장에서의 실제 사용과 소비자 인식에 의해 형성되고 변화한다는 현실을 법리가 보다 적극적으로 수용한 것입니다.
4.4. 기업의 브랜드 관리 전략에 주는 시사점
단순히 상표를 등록하는 것에 만족하지 말고, 등록된 상표를 지정상품에 꾸준히, 그리고 올바르게 사용하는 것이 핵심입니다.
매출액, 광고·홍보 자료, 시장점유율, 소비자 인지도 조사 결과 등 상표의 사용 및 식별력 강화를 입증할 수 있는 객관적인 증거 자료를 체계적으로 확보하고 관리해야 합니다.
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