안녕하세요. 헬프미 법률사무소입니다.
상표권을 취득했다고 해서 그 권리가 영구히 보장되는 것은 아닙니다. 상표법은 상표의 실제 사용을 중요하게 여기며, 정당한 이유 없이 장기간 사용되지 않는 등록상표는 취소될 수 있도록 하는 '상표 불사용 취소 심판' 제도를 두고 있습니다. 이는 소위 "사용하지 않으면 잃는다 (use it or lose it)" 원칙을 반영한 것입니다.
오늘은 상표 불사용 취소 심판 제도가 무엇인지, 왜 필요한지, 그리고 등록만 해 둔 채 사용하지 않는 상표가 어떤 결과를 맞이할 수 있는지 살펴보겠습니다.
1. 상표 불사용 취소 심판, 왜 필요할까요?
상표 불사용 취소 심판 제도는 다음과 같은 중요한 목적을 가지고 있습니다.
1.1. 상표권 사재기 및 시장 독점 방지
사용 의사가 없는 자가 무분별하게 상표를 등록하여 타인의 정당한 상표 선택과 사용 기회를 막는 것을 방지합니다.
1.2. 상표의 적극적인 사용 촉진
등록된 상표가 실제 상거래에서 활발히 사용되어 상표 본래의 기능을 다하도록 유도합니다.
1.3. 공정한 경쟁 환경 조성
사용되지 않는 상표를 정리함으로써, 새로운 사업자들이 해당 상표 또는 유사 상표를 사용할 수 있는 길을 열어 공정한 시장 경쟁을 도모합니다.
1.4. 상표 등록부의 신뢰성 및 효용성 유지
실제로 사용되는 상표 위주로 등록부를 관리하여, 상표 정보의 정확성과 공신력을 높입니다.
2. 어떤 경우에 불사용 취소 심판을 청구할 수 있나요?
상표법 제119조 제1항 제3호에 따르면, 다음 요건을 충족하는 경우 등록상표에 대한 취소 심판을 청구할 수 있습니다.
2.1. 유효하게 등록된 상표일 것
심판의 대상이 되는 상표는 특허청에 유효하게 등록되어 있어야 합니다.
2.2. 국내에서 사용하지 않았을 것
상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품 전부에 대하여 국내에서 사용하지 않아야 합니다.
2.3. 계속하여 3년 이상 불사용
취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 등록상표를 사용하지 않은 경우여야 합니다.
2.4. '이해관계인'에 의한 청구
해당 상표의 불사용으로 인해 직접적이고 구체적인 이해관계가 있는 자 (예: 동일·유사 상표를 사용하고자 하나 해당 등록상표로 인해 방해받는 자)가 청구할 수 있습니다.
3. 상표의 '사용'이란 무엇을 의미할까요?
상표의 '사용' 여부는 불사용 취소 심판에서 핵심적인 쟁점입니다. 단순히 상표를 등록해 둔 것만으로는 사용으로 인정되지 않습니다. 상표법 제2조 제1항 제11호 및 제2조 제2항은 상표의 사용 행위를 구체적으로 규정하고 있습니다.
이에 따르면, 상표의 사용으로 인정되는 행위는 다음과 같습니다.
가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위
나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위
다. 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위
또한, 위 각 목에 따른 상표를 표시하는 행위에는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 표시하는 행위가 포함됩니다.
- 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위
- 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위
이러한 사용은 해당 상표가 상품의 출처를 나타내는 방식으로 이루어져야 하며, 취소 심판을 면하기 위한 형식적이거나 명목상의 사용은 진정한 상업적 사용으로 인정받기 어려울 수 있습니다.
4. 불사용 취소 심판 절차는 어떻게 진행되나요?
4.1. 심판 청구
이해관계인이 특허심판원에 상표등록 취소심판 청구서 및 관련 증거를 제출합니다.
4.2. 상표권자에게 통지 및 답변 기회 부여
특허심판원은 심판 청구 사실을 상표권자에게 알리고, 상표권자는 정해진 기간 내에 답변서와 함께 지난 3년간 해당 상표를 지정상품에 정당하게 사용하였음을 입증하는 구체적인 증거자료를 제출해야 합니다. 상표 사용에 대한 입증 책임은 상표권자에게 있습니다.
4.3. 심리
특허심판원은 양 당사자가 제출한 주장과 증거를 바탕으로 상표 사용 여부, 불사용의 정당한 이유 유무 등을 심리합니다.
4.4. 심결 (결정)
심리 결과를 바탕으로 특허심판원은 상표 등록 취소 여부에 대한 결정을 내립니다.
4.5. 불복
심결에 불복하는 경우, 특허법원, 대법원 순으로 소송을 제기하여 다툴 수 있습니다.
5. 상표 등록이 취소되면 어떤 효과가 발생하나요?
- 장래효: 상표 등록 취소 심결이 확정되면, 그 확정일부터 상표권은 소멸합니다. 소급하여 효력을 잃는 것은 아닙니다.
- 일부 취소 가능: 등록상표의 지정상품이 여러 개일 경우, 사용하지 않은 지정상품에 대해서만 선별적으로 등록이 취소될 수 있습니다.
- 타인의 사용 기회 확대: 해당 상표가 소멸하면 다른 사람이 동일·유사한 상표를 등록받아 사용할 수 있는 가능성이 열리게 됩니다.
6. '정당한 이유'가 있다면 취소를 면할 수도 있습니다.
상표를 3년 이상 사용하지 않았더라도, 그 불사용에 '정당한 이유'가 있다면 등록 취소를 면할 수 있습니다. 예를 들어, 법률에 의한 제조·판매 금지, 천재지변, 심각한 경제 위기로 인한 사업 중단 등 불가항력적인 사유가 이에 해당될 수 있으나, 이는 매우 예외적이고 엄격하게 해석됩니다. 단순한 사업 부진이나 자금 부족 등은 정당한 이유로 인정받기 어렵습니다.
7. 상표권자가 불사용 취소를 피하려면 어떻게 해야 할까요?
- 등록받은 상표를 지정상품에 적극적이고 실질적으로 사용해야 합니다.
- 상표 사용에 대한 구체적인 증거 (예: 제품 사진, 거래명세서, 광고물, 계약서 등)를 날짜와 함께 체계적으로 확보하고 보관해야 합니다.
- 상표 포트폴리오를 주기적으로 검토하여, 더 이상 사용하지 않거나 사용할 계획이 없는 상표는 자진하여 포기하는 것도 불필요한 분쟁을 예방하는 방법입니다.
- 직접 사용이 어렵다면, 적법한 라이선스 계약을 통해 타인이 사용하도록 하고, 그 사용에 대한 관리·감독 및 증거를 확보해야 합니다.
8. 상표권, 적극적인 사용과 전략적인 관리가 생명입니다.
상표 불사용 취소 심판 제도는 상표권의 공정한 사용을 유도하고 시장의 건전한 발전을 도모하는 중요한 제도입니다. 따라서 상표권자는 자신의 권리를 적극적으로 사용하고 관리할 의무가 있으며, 새로운 상표를 사용하고자 하는 사업자는 사용되지 않는 선등록상표에 대해 이의를 제기할 권리가 있습니다.
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