(실제 사례를 각색한 것입니다.)
안녕하세요. 헬프미 법률사무소입니다.
먼저 상표를 등록했다는 이유로 내가 10년 넘게 쓰던 상표를 쓰지 말라고 하면 눈앞이 캄캄해지기 마련입니다. 하지만 당황하지 마세요. 상표법은 정당하게 먼저 상표를 사용한 상인을 보호하는 '선사용권'이라는 방어 수단을 마련해 두었습니다. 결론부터 말씀드리면, A 사장님은 가게 이름을 바꾸지 않아도 됩니다. 상표법이 어떻게 A의 권리를 지켜주는지 알려드립니다.
1. 상표 선사용권이란?
우리나라 상표법은 먼저 상표 출원(신청)한 사람에게 권리를 주는 '선출원주의'와 등록을 해야 그 효력이 생기는 '등록주의'를 채택합니다. 하지만 등록을 안 했다는 이유만으로 평생 일궈온 이름을 뺏는 것은 가혹합니다. 그래서 법은 '사용주의'적 예외인 선사용권(상표법 제99조) 제도를 두고 있습니다. 등록 여부와 상관없이 먼저 사용해온 사람의 권리를 예외적으로 인정하는 것입니다. 선의의 상표 사용자가 부당하게 상표권 분쟁에 휘말리지 않도록 하기 위한 취지입니다.
2. 상표 선사용권 적용 요건
상표 선사용권은 제99조 제1항 선사용권과 제99조 제2항 선사용권이 있는데요. 소상공인들은 제2항의 선사용권으로 보호받기 용이합니다.
2.1. 제99조 제1항
상표법 제99조 제1항은 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 자로서 1) 부정경쟁의 목적이 없이 2) 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있었고, 3) 이와 같이 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것을 요건으로 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다고 규정하고 있다.
2.2. 제99조 제2항
상표법 제99조 제2항은 1) 자기의 성명ㆍ상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 2) 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 자로서 3) 그 상표를 부정경쟁의 목적이 없이 4) 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있던 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속 사용할 권리를 가진다고 규정하고 있습니다.
- 자기의 성명이나 상호를 인격적 동일성을 표시하는 수단으로 사용하는 경우여야 합니다.
- 상거래 관행에 따라 상표를 사용
- 일반적으로 상호 등을 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 일반 수요자가 표장을 보고 상호 등으로 인식할 수 있도록 표시하는 것을 의미합니다.
- 이보다 더 넓게 해석할 수 있다는 판례도 있습니다.
- 부정경쟁의 목적 없이 사용
- 등록된 상표의 명성에 편승하거나 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말합니다.
- 사용의 계속성 (가장 중요한 핵심)
- 상대방의 상표 출원 전부터 지금까지 단 한 번의 중단 없이 '계속하여' 사용하고 있어야 합니다.
- 중간에 폐업을 하거나 다른 이름으로 상호를 변경한다면, 사용의 계속성이 끊긴 것으로 보아 사용권이 즉시 소멸합니다.
3. 법원 "선사용권이 인정됩니다"
실제 유사한 사건에서 법원은 'A'의 손을 들어주었습니다. A가 사용한 표장은 B의 상표와 유사하지만 상표권 침해에 해당하지 않는다고 하였습니다. A는 선사용권이 있다고 주장함으로써 상표 사용에 정당한 법적 권원이 있다고 주장할 수 있었습니다.(서울중앙지방법원 2024. 12. 13. 선고 2023가합59016 판결)
- 상호로서의 정당한 사용: A의 별명에서 이름을 따와 간판 등에 표시한 것은 '자기의 상호'를 사용하는 행위입니다.
- 모방 의사가 없음: 서울 마포와 부산 해운대는 지리적으로 매우 멉니다. 메뉴나 영업 방식이 유사하지 않다는 점도 '남의 명성을 베낀 것이 아님'을 증명하는 근거가 되었습니다.
- 계속 영업의 입증: 2012년부터 지금까지 중단 없이 영업해왔음을 증명함으로써 선사용권의 핵심 요건을 충족했습니다.
다만 이는 상표에 대한 독점적 사용권이 주어지지 않는 제한된 권리임은 주의하셔야 합니다.
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