안녕하세요. 헬프미 법률사무소입니다.
카페, 베이커리, 디저트 브랜드를 준비하시는 분들이 자주 묻는 질문이 있습니다.
“디저트, 커피, 베이커리처럼 업종을 설명하는 단어가 들어간 상표도 등록될 수 있나요?”
원칙적으로는 쉽지 않습니다. 상표법상 상품이나 서비스의 성질, 제공내용, 용도 등을 직접적으로 나타내는 표장은 특정인이 독점하기 어렵기 때문입니다. 하지만 예외가 있습니다. 처음에는 식별력이 약한 표장이라도, 오랫동안 사용되어 소비자들이 특정 브랜드로 인식하게 되었다면 사용에 의한 식별력을 인정받아 등록될 수 있습니다.
최근 특허심판원은 DESSERT39 상표에 관하여 일부 지정서비스업에서는 거절결정을 취소하고, 나머지 지정서비스업에서는 거절을 유지하는 심결을 했습니다. 이 사례는 카페·디저트·외식업 브랜드가 상표등록을 준비할 때 무엇을 조심해야 하는지 잘 보여줍니다.
1. 사건의 핵심: DESSERT39는 왜 처음에 거절되었을까?
이 사건 출원상표는 영문 DESSERT와 숫자 39가 결합된 표장이었습니다. 지정서비스업은 커피전문점업, 커피전문점체인업, 제과전문카페업, 카페서비스업, 제과점업, 식음료 제공서비스업 등이었습니다.
특허청은 이 상표를 거절했습니다. 이유는 크게 두 가지였습니다.
첫째, DESSERT는 디저트, 후식이라는 뜻이 있어 카페·제과·식음료 제공서비스와 관련하여 제공내용을 직접적으로 나타내는 표현이라고 보았습니다.
둘째, 39는 간단하고 흔한 두 자리 숫자이므로 그 자체로 식별력이 없다고 보았습니다.
상표법 제33조 제1항은 상품의 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상, 생산방법, 사용방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표나 간단하고 흔히 있는 표장, 식별력 없는 표장은 등록받기 어렵다고 정하고 있습니다. 반면 같은 조 제2항은 제1항 제3호부터 제7호에 해당하는 상표라도 출원 전부터 사용한 결과 특정인의 출처표시로 식별될 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 등록받을 수 있다고 정합니다.
즉, 이 사건의 쟁점은 다음과 같았습니다.
DESSERT39가 본래 식별력은 약하더라도, 실제 사용을 통해 소비자들이 특정 브랜드로 인식하게 되었는가?
2. 특허심판원의 판단: “식별력은 약하지만, 일부 서비스에서는 등록 가능”
특허심판원은 먼저 DESSERT39가 본래적으로는 식별력이 약한 표장이라고 보았습니다.
‘DESSERT’는 디저트·후식을 뜻하고, 카페나 커피전문점에서 흔히 사용되는 일반 용어입니다. ‘39’ 역시 간단하고 흔한 숫자입니다. 따라서 DESSERT39 전체도 지정서비스업의 제공내용을 직접적으로 표시하는 성격이 있다고 판단했습니다.
그러나 여기서 판단이 끝나지는 않았습니다.
특허심판원은 DESSERT39가 오랫동안 실제로 사용되었고, 매출·광고비·SNS 노출·가맹점 수·언론보도 등 여러 자료를 통해 일부 서비스업에서는 소비자들이 이를 특정 브랜드로 인식하게 되었다고 보았습니다. 그 결과 커피전문점업, 커피전문점체인업, 카페서비스업에 대해서는 사용에 의한 식별력을 인정했습니다.
반면 나머지 지정서비스업에 대해서는 사용에 의한 식별력이 인정되지 않았습니다. 결국 심결 주문은 다음과 같이 정리됩니다.
| 구분 | 판단 |
|---|---|
| 커피전문점업 | 거절결정 취소 |
| 커피전문점체인업 | 거절결정 취소 |
| 카페서비스업 | 거절결정 취소 |
| 그 밖의 지정서비스업 | 거절 유지 |
이 부분이 중요합니다. 사용에 의한 식별력이 인정되더라도, 모든 유사 업종으로 넓게 인정되는 것은 아닙니다. 실제로 사용한 상품·서비스와 실질적으로 동일한 범위에서만 인정될 수 있습니다. 대법원도 사용에 의한 식별력 판단에서 상표의 사용기간, 사용횟수, 계속성, 매출액, 광고·선전의 방법과 규모, 상표사용자의 명성과 신용 등을 종합적으로 고려해야 한다고 보고 있습니다.
3. 사용에 의한 식별력, 어떤 자료가 중요했을까?
DESSERT39 심결에서 눈에 띄는 부분은 증거자료입니다.
특허심판원은 다음과 같은 자료들을 종합적으로 보았습니다.
| 판단 요소 | 심결에서 고려된 내용 |
|---|---|
| 사용기간 | 2015년부터 장기간 사용 |
| 매출액 | 2015년부터 2023년까지 합계 약 2,296억 원 |
| 광고비 | 2015년부터 2023년까지 합계 약 114억 7,900만 원 |
| SNS 노출 | 인스타그램, 유튜브, 틱톡 등에서 다수 노출 |
| 언론보도 | 2021년부터 2023년까지 관련 기사 다수 확인 |
| 가맹점 수 | 2023년 말 기준 전국 529개 |
| 입점·협업 | 백화점 입점, 국내외 기업과의 콜라보레이션 |
| 수상·인지도 | 브랜드 선호도, 소비자 만족도 관련 수상 이력 |
이처럼 단순히 “우리가 오래 썼다”는 주장만으로는 부족합니다. 사용에 의한 식별력을 주장하려면 객관적인 자료가 필요합니다.
예를 들어 다음과 같은 자료가 도움이 됩니다.
- 연도별 매출자료
- 광고비 지출내역
- 언론 기사
- SNS 팔로워 수와 조회수
- 가맹점 수와 매장 현황
- 브랜드 수상 내역
- 소비자 인지도 조사
- 실제 사용된 간판, 포장, 메뉴판, 홈페이지, 앱 화면
- 상표가 표시된 상품·서비스 제공 자료
특히 이 사건에서는 전국 500개 이상의 가맹점, 상당한 매출액과 광고비, SNS 홍보, 언론보도 등이 함께 고려되었습니다.
4. 실제 사용한 로고가 달라도 인정될 수 있을까?
상표출원 후 심사 과정에서 자주 문제되는 부분이 있습니다.
“출원한 상표와 실제 사용한 로고가 조금 다른데, 사용실적으로 인정될 수 있나요?”
DESSERT39 심결에서도 이 문제가 다루어졌습니다. 실제 사용된 표장에는 글씨체, 색상, 기울기, 도형, “Bakery & Coffee” 같은 부가 문구가 섞여 있었습니다. 특허청은 처음에는 이러한 사용 표장들이 서로 달라 사용에 의한 식별력을 인정하기 어렵다고 보았습니다.
그러나 특허심판원은 실사용표장들이 거래사회 통념상 출원상표와 동일성이 인정된다고 보았습니다. 도형이나 부가 문구가 있더라도, 소비자들이 핵심적으로 DESSERT39 부분을 인식할 수 있다면 그 사용실적을 판단자료로 삼을 수 있다는 취지입니다.
다만 이 부분을 너무 넓게 이해해서는 안 됩니다. 실제 사용한 표장과 출원상표가 지나치게 다르면 사용실적으로 인정받기 어렵습니다. 대법원도 사용에 의한 식별력은 원칙적으로 실제 사용한 상표 그 자체에 관하여 인정되며, 동일성이 인정되는 상표의 장기간 사용은 판단에 도움이 될 수 있다고 보고 있습니다.
따라서 브랜드를 운영할 때는 다음을 주의해야 합니다.
- 출원상표와 실제 사용하는 로고의 핵심 부분이 일치해야 합니다.
- 글씨체나 색상 변경은 가능하더라도, 소비자가 같은 상표로 인식할 수 있어야 합니다.
- 도형, 슬로건, 부가 문구가 결합된 경우에도 핵심 표장이 독립적으로 인식될 수 있어야 합니다.
- 상표출원 전후로 브랜드 표기를 자주 바꾸는 것은 불리할 수 있습니다.
5. “디저트”, “커피”, “베이커리” 같은 단어는 상표로 쓰면 안 될까?
쓸 수는 있습니다. 다만 상표등록 가능성은 별도로 봐야 합니다.
예를 들어 카페 브랜드에 “커피”, “디저트”, “베이커리”, “케이크”, “도넛” 같은 단어가 들어가면 소비자 입장에서는 그 브랜드가 어떤 서비스를 제공하는지 쉽게 알 수 있습니다. 마케팅 측면에서는 장점이 있습니다.
하지만 상표법상으로는 문제가 될 수 있습니다. 업종이나 상품의 제공내용을 직접적으로 설명하는 단어는 누구나 사용할 필요가 있기 때문에, 특정인에게 독점권을 주기 어렵습니다.
따라서 상표등록을 고려한다면 처음부터 다음과 같이 설계하는 것이 좋습니다.
| 좋지 않은 방향 | 더 안전한 방향 |
|---|---|
| 업종명만으로 구성 | 식별력 있는 조어와 결합 |
| 흔한 숫자만 결합 | 숫자에 독자적 의미와 브랜드 스토리 부여 |
| 디저트·커피·카페 같은 설명어 중심 | 설명어는 보조적으로 사용 |
| 실제 사용하는 로고가 자주 바뀜 | 핵심 표장을 일관되게 사용 |
| 출원 전 증거자료 관리 없음 | 매출, 광고, SNS, 언론자료를 체계적으로 보관 |
DESSERT39 사건에서도 최종적으로 일부 서비스업에서 등록 가능성이 인정되었지만, 이는 상당한 기간과 규모의 사용실적이 있었기 때문입니다. 처음 브랜드를 시작하는 단계에서는 이 정도의 사용실적이 없으므로, 처음부터 식별력 있는 상표를 설계하는 것이 훨씬 안전합니다.
6. 사용에 의한 식별력은 “모든 업종”에 자동으로 인정되지 않습니다
DESSERT39 심결에서 특히 주목할 부분은 일부 지정서비스업에 대해서만 거절결정이 취소되었다는 점입니다.
청구인은 여러 서비스를 지정했지만, 특허심판원은 실제 사용실적과 실질적으로 연결되는 커피전문점업, 커피전문점체인업, 카페서비스업에 대해서만 사용에 의한 식별력을 인정했습니다. 나머지 지정서비스업은 사용에 의한 식별력을 획득하지 못한 것으로 보아 거절을 유지했습니다.
이는 상표출원 전략에서 매우 중요합니다.
상표를 출원할 때 “나중에 쓸 수도 있으니 최대한 넓게 지정하자”고 생각하는 경우가 많습니다. 그러나 식별력이 약한 상표라면 지정상품·지정서비스업을 넓게 잡을수록 거절 가능성이 커질 수 있습니다.
특히 사용에 의한 식별력을 주장해야 하는 상표라면, 실제 사용자료와 연결되는 상품·서비스를 중심으로 지정하는 전략이 필요합니다.
7. 카페·디저트 브랜드가 상표출원 전에 확인해야 할 것
카페, 베이커리, 디저트, 음료, 프랜차이즈 브랜드를 준비하고 있다면 상표출원 전 다음을 점검해야 합니다.
1. 브랜드명이 업종을 직접 설명하고 있지 않은가?
“디저트”, “커피”, “베이커리”, “도넛”, “카페”처럼 제공내용을 바로 떠올리게 하는 단어는 식별력이 약하다고 판단될 수 있습니다.
2. 숫자나 흔한 단어만 결합한 것은 아닌가?
숫자, 알파벳 한두 글자, 흔한 단어의 단순 결합은 식별력이 약할 수 있습니다. 숫자를 사용하더라도 브랜드 전체가 독자적인 인상을 줄 수 있는지 검토해야 합니다.
3. 실제 사용할 로고와 출원할 상표가 일치하는가?
출원은 문자상표로 할지, 로고상표로 할지, 국문·영문을 각각 출원할지 검토해야 합니다. 실제 간판과 포장에 쓰는 표장과 출원상표가 지나치게 다르면 나중에 사용실적을 주장하기 어려울 수 있습니다.
4. 지정상품·서비스업을 현실적으로 정했는가?
카페서비스업, 커피전문점업, 제과점업, 식음료 제공서비스업, 프랜차이즈 관련 서비스 등은 서로 비슷해 보이지만 상표 심사에서는 각각의 지정 범위가 중요합니다.
5. 사용증거를 꾸준히 남기고 있는가?
상표가 처음에는 식별력이 약하더라도, 장기간 사용으로 인지도가 쌓이면 사용에 의한 식별력을 주장할 수 있습니다. 이를 위해 매출, 광고비, SNS, 언론보도, 매장 수, 소비자 인지도 자료를 꾸준히 보관하는 것이 좋습니다.
8. 정리: 상표는 “이름”이 아니라 “증거가 쌓이는 자산”입니다
▲ 헬프미 법률사무소 박효연 변리사/변호사
이번 DESSERT39 심결은 두 가지 메시지를 줍니다.
첫째, 업종을 설명하는 단어와 흔한 숫자의 결합은 원칙적으로 식별력이 약하다고 볼 수 있습니다.
둘째, 그럼에도 장기간의 사용, 매출, 광고, 가맹점 수, 언론보도, SNS 노출 등으로 소비자들이 특정 브랜드로 인식하게 되었다면 사용에 의한 식별력을 인정받을 수 있습니다.
하지만 사용에 의한 식별력은 쉽게 인정되는 제도가 아닙니다. 인정되더라도 실제 사용한 상품·서비스 범위 안에서 제한적으로 인정될 수 있습니다.
따라서 브랜드를 처음 만들 때부터 상표등록 가능성을 고려해 이름을 정하는 것이 가장 안전합니다. 이미 식별력이 약한 상표를 사용하고 있다면, 출원 전략과 함께 사용증거를 어떻게 정리할지 검토해야 합니다.
대형로펌 출신 박효연 변리사/변호사(서울대 법대 졸업)가 운영하는 헬프미 법률사무소 상표팀은 상표등록 가능성 검토부터 지정상품·서비스업 선정, 거절이유 대응 등을 함께 도와드립니다. 카페·디저트·외식업 브랜드 상표등록을 준비하고 있다면, 출원 전 상표의 식별력과 등록 가능성을 먼저 확인해 보시기 바랍니다.
