업종이 다르면 유명 상표도 타인이 등록 가능할까? 상표권 침해와 식별력 손상 주의사항

상표 상담을 하다 보면 이런 질문을 자주 받습니다.

“이미 유명한 브랜드 이름이긴 한데, 저희는 기존 업자와 전혀 다른 업종에서 쓰려고 합니다. 그래도 상표등록이 어려울까요?”

예를 들어 어떤 이름이 SNS 앱, 자동차, 패션, 전자제품 분야에서 유명하다고 해도, 내가 판매하려는 상품은 과자, 음료, 화장품, 문구류처럼 전혀 다른 분야일 수 있습니다. 이럴 때 많은 분들이 “상품이 다르니까 괜찮겠지”라고 생각합니다.

하지만 상표법에서는 반드시 그렇게 보지 않습니다. 특히 그 이름이 이미 국내 수요자들에게 널리 알려진 저명상표라면, 상품이 다르더라도 상표등록이 거절될 수 있습니다.

최근 특허법원은 한글 표장 “틱톡”을 초콜릿, 쿠키, 빵 등 간식류에 출원한 사건에서, 선사용상표 “TikTok”의 식별력을 손상시킬 염려가 있다고 보아 상표등록 거절을 유지했습니다. 오늘은 이 판결(특허법원 2025허10379)을 바탕으로, 유명상표와 다른 업종이라도 왜 상표등록이 거절될 수 있는지, 그리고 브랜드 이름을 정할 때 무엇을 먼저 확인해야 하는지 살펴보겠습니다.

1. 상표등록 FAQ

Q1. 유명 브랜드와 업종이 완전히 다르면 상표등록이 가능한가요?

항상 가능한 것은 아닙니다. 이 사건에서도 출원상표의 지정상품은 초콜릿, 쿠키, 빵 등 간식류였고, 선사용상표는 SNS 앱과 숏폼 동영상 플랫폼에 사용된 상표였습니다. 그런데도 법원은 저명상표의 식별력이 손상될 염려를 인정했습니다.

Q2. 한글과 영문이 다르면 괜찮나요?

그렇지 않습니다. 한글 “틱톡”과 영문 “TikTok”은 외관은 다르지만 모두 “틱톡”으로 호칭됩니다. 법원은 두 표장이 동일·유사하다고 보았습니다.

Q3. 이미 제품을 많이 팔았다면 상표등록이 가능해지나요?

반드시 그렇지는 않습니다. 이 사건에서 제품 출시 후 판매량, 유통채널, 유튜브 조회 수 등은 인정되었지만, 법원은 그 사정들이 출원일 이후의 사정이라는 점을 지적했습니다. 상표등록 가능성은 출원 당시를 기준으로 문제 되는 경우가 많으므로, 출시 전에 검토하는 것이 중요합니다.

Q4. 유명상표와 비슷하지만 의미가 다르다고 주장하면 괜찮나요?

의미가 다르다는 주장만으로 충분하지 않을 수 있습니다. 이 사건에서 출원인은 “입안에서 톡톡 튄다”는 의미를 내포하기 위해 “틱톡”을 창작했다고 주장했지만, 법원은 반드시 “틱톡”이라는 표현을 써야 한다고 보이지 않는다고 보았습니다.

Q5. 상표검색은 직접 해도 되나요?

기본적인 검색은 직접 해볼 수 있습니다. 다만 상표등록 가능성은 단순히 같은 이름이 있는지만 보는 문제가 아닙니다. 표장의 유사성, 상품류의 유사성, 저명상표 여부, 식별력, 부등록사유, 실제 사용 방식까지 함께 검토해야 합니다. 중요한 브랜드라면 출원 전에 전문가 검토를 받는 것이 안전합니다.

2. 유명한 이름이지만 업종이 다르면 괜찮을까요?

많은 대표님들이 상표를 정할 때 가장 먼저 확인하는 것은 “내 업종에 같은 이름이 있는지”입니다. 물론 같은 업종에 동일하거나 유사한 상표가 있다면 등록이 어려울 수 있습니다.

그런데 상표등록 가능성은 여기서 끝나지 않습니다. 이미 널리 알려진 유명상표 또는 저명상표와 비슷한 경우에는, 내가 전혀 다른 상품이나 서비스를 지정하더라도 문제가 될 수 있습니다.

이는 유명상표가 가진 식별력, 명성, 고객흡인력 등을 보호하기 위한 것입니다. 소비자가 어떤 이름을 들었을 때 특정 브랜드를 바로 떠올릴 정도라면, 다른 업종에서 같은 이름을 쓰는 것만으로도 그 브랜드의 강한 이미지가 흐려질 수 있기 때문입니다.

3. 사건의 핵심: “틱톡”을 간식류 상표로 등록할 수 있을까?

이 사건에서 출원인은 2020년 7월 16일 한글 표장 “틱톡”을 상표로 출원했습니다. 지정상품은 상품류 구분 제30류의 초콜릿, 핫초콜릿, 카카오, 케이크, 쿠키, 아이스크림, 롤리팝, 마카롱, 웨이퍼스, 비스킷, 셔벗, 빵, 브라우니, 커피, 디저트용 푸딩 등이었습니다.

반면 선사용상표는 영문 “TikTok”이었습니다. 선사용상표는 SNS용 스마트폰 애플리케이션 소프트웨어, 사용자 제작 비디오 콘텐츠의 생산·공유 소셜 네트워크 서비스, 광고대행업, 인터넷을 통한 상품 판매중개업 등에 사용되어 왔습니다.

출원인은 “틱톡”이 다른 분야에서도 사용되어 왔고, 초콜릿·쿠키 등 간식류는 SNS 앱과 업종이 다르므로 등록이 가능하다고 주장했습니다.

그러나 특허법원은 선사용상표가 국내 수요자들에게 현저하게 인식된 저명상표이고, 이 사건 출원상표가 그 식별력을 손상시킬 염려가 있다고 판단했습니다.

4. 한글과 영문이 달라도 호칭이 같으면 유사할 수 있습니다

상표가 비슷한지 판단할 때는 외관, 호칭, 관념을 종합적으로 봅니다. 여기서 중요한 요소 중 하나가 호칭, 즉 소비자가 그 상표를 어떻게 부르는지입니다.

이 사건 출원상표는 한글 “틱톡”, 선사용상표는 영문 “TikTok”이었습니다. 글자 모양은 다르지만, 둘 다 국내 소비자에게는 “틱톡”으로 불립니다.

특허법원도 양 표장은 모두 “틱톡”으로 호칭되므로, 외관에 다소 차이가 있더라도 동일·유사하다고 보는 것이 타당하다고 판단했습니다.

5. TikTok은 출원 당시 이미 국내 수요자에게 널리 알려져 있었습니다

상표법 제34조 제1항 제11호는 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나, 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표를 등록받을 수 없는 상표로 봅니다.

이 사건에서 법원은 TikTok이 이 사건 출원상표의 출원일인 2020년 7월 16일 당시 이미 국내 수요자들에게 현저하게 인식된 상표라고 판단했습니다.

그 근거로는 전 세계 다운로드 수, 사용자 수, 국내 이용자 수, K-POP 챌린지 유행, 국내 언론 보도, “틱톡커”라는 신조어 등록 등이 고려되었습니다.

법원은 TikTok을 실제로 사용하지 않는 일반 대중에게도 이 애플리케이션이 널리 인식되었을 것으로 보았습니다.

6. 다른 업종이어도 ‘식별력 손상’이 문제될 수 있습니다

이 사건에서 가장 중요한 부분은 상품이 달라도 문제가 될 수 있다는 점입니다.

출원상표의 지정상품은 초콜릿, 쿠키, 빵 등 간식류였습니다. 선사용상표는 SNS 앱과 숏폼 동영상 플랫폼에 사용된 상표였습니다. 겉으로 보기에는 업종이 다릅니다.

하지만 특허법원은 이 사건 출원상표가 간식류에 사용될 경우, 선사용상표권자가 막대한 비용과 노력을 투자해 구축한 긍정적 이미지, 광고 선전력, 고객흡인력 등이 다양한 상품으로 분산되거나 희석될 수 있다고 보았습니다.

즉, 선사용상표가 가지는 “단일한 출처를 표시하는 기능”이 손상될 염려가 있다고 판단한 것입니다.

법원은 특히 TikTok 앱 안에서도 틱톡커들이 제과 리뷰, 체험 정보, 판매 정보 등을 제공하는 영상을 업로드하고 있다는 점을 고려했습니다. 따라서 간식류와 SNS 플랫폼이 완전히 동떨어져 있다고만 볼 수 없고, 실제 연상 작용이 발생할 가능성이 있다고 판단했습니다.

7. “이미 많이 팔렸는데요?” 출원 후 인지도만으로는 부족할 수 있습니다

상표등록 상담에서 자주 나오는 질문이 있습니다.

“이미 제품을 출시했고 판매도 잘 되고 있습니다. 그러면 등록 가능성이 높아지지 않나요?”

물론 상표가 실제로 많이 사용되었는지는 경우에 따라 중요한 자료가 될 수 있습니다. 하지만 언제부터 사용되었는지가 중요합니다.

이 사건에서 원고는 2020년 12월경 “틱톡젤리”라는 제품을 국내에 출시했고, 출시 3개월 만에 누적 판매량 125만 개를 달성했습니다. 대형편의점, 대형마트, 온라인 채널에서 판매되었고, 유튜버들의 먹방 영상 조회 수가 수십만 회에서 수백만 회에 달한 사정도 인정되었습니다.

하지만 법원은 이 사정들이 모두 상표 출원일인 2020년 7월 16일 이후의 사정이라고 보았습니다. 또한 식별력 손상은 출원상표의 지정상품과 선사용상표의 사용상품 사이에 경제적 견련관계가 있을 것을 요건으로 하지 않는다고 판단했습니다.

상표등록 가능성은 기본적으로 출원 당시를 기준으로 판단되는 경우가 많습니다. 따라서 브랜드를 공개하고 마케팅을 시작하기 전에 먼저 상표 검토를 하는 것이 안전합니다.

8. 이 판결에서 배울 수 있는 상표출원 전 체크포인트

브랜드 이름을 정할 때는 “내 업종에서 같은 상표가 있는지”만 확인해서는 부족합니다. 유명 브랜드와의 관계까지 함께 검토해야 합니다.

8.1. 한글·영문·발음 변형까지 검색해야 합니다

“틱톡”과 “TikTok”처럼 표기 방식이 달라도 호칭이 같으면 유사하다고 판단될 수 있습니다. 따라서 상표를 검색할 때는 한글, 영문, 약칭, 띄어쓰기, 발음이 비슷한 표현까지 함께 확인해야 합니다.

예를 들어 “블루팝”이라는 상표를 검토한다면 “BluePop”, “BluPop”, “블루팝”, “블루폽”처럼 실제 소비자가 비슷하게 읽을 수 있는 표현도 함께 확인하는 것이 좋습니다.

8.2. 내 업종뿐 아니라 유명 브랜드도 확인해야 합니다

상표검색을 할 때 같은 상품류만 확인하면 위험할 수 있습니다. 유명상표는 상품류가 다르더라도 보호 범위가 넓게 인정될 수 있기 때문입니다.

특히 아래와 같은 이름은 더 조심해야 합니다.

• 전 세계적으로 널리 알려진 플랫폼, 앱, 콘텐츠 서비스 이름
• 유명 패션·식품·전자제품·자동차 브랜드 이름
• 유명 캐릭터, 게임, 엔터테인먼트 브랜드 이름
• SNS에서 밈, 챌린지, 해시태그로 강하게 인식된 이름
• 특정 세대나 소비자층에서 압도적으로 알려진 이름

8.3. “유행어처럼 보여서 괜찮다”는 생각은 위험합니다

출원인은 “틱톡”이 시계추 소리와 관련된 표현이고, 과거에도 여러 분야에서 사용된 적이 있다고 주장했습니다.

그러나 법원은 TikTok 서비스가 국내외에서 상당히 많은 이용자에 의해 다양하게 이용되고 홍보된 점 등을 종합하면, 선사용상표가 출원 당시 사용상품 외의 분야에서 식별력이 낮다고 볼 수 없다고 판단했습니다.

즉, 어떤 단어가 사전적 의미를 가지고 있거나 과거에 다른 곳에서 사용된 적이 있다고 해서 항상 안전한 것은 아닙니다. 현재 소비자가 그 단어를 누구의 브랜드로 인식하는지가 중요합니다.

8.4. 온라인 홍보 채널과 수요자층도 고려됩니다

법원은 원고가 온라인 채널을 주요 홍보 수단으로 사용하고 있어 양 상표의 수요자층이 상당히 겹칠 것으로 예상된다는 점도 고려했습니다.

또한 네이버 블로그 게시물에서 실제로 원고 제품을 TikTok 앱과 연관이 있는 것으로 오인하는 사례도 확인되었습니다.

따라서 온라인 판매, SNS 마케팅, 인플루언서 홍보를 주로 하는 브랜드라면 더 신중해야 합니다. 업종이 달라도 소비자가 접하는 공간이 같으면 유명상표와의 연상 가능성이 높아질 수 있습니다.

8. 상표출원 전 실무 체크리스트

상표를 출원하기 전에는 최소한 아래 항목을 점검해 보시기 바랍니다.

10. 상표명은 상표등록 가능성을 보고 정해야 합니다

▲ 헬프미 법률사무소 박효연 변리사/변호사

좋은 브랜드 이름은 기억하기 쉽고, 발음하기 쉽고, 소비자에게 이미지를 잘 전달해야 합니다. 하지만 그것만으로 충분하지 않습니다. 상표등록이 가능해야 장기적으로 안전하게 사용할 수 있습니다.

이번 “틱톡” 상표 거절 사례는 중요한 메시지를 줍니다.

• 유명 브랜드와 업종이 다르더라도, 소비자가 그 유명 브랜드를 쉽게 떠올릴 수 있다면 상표등록이 거절될 수 있습니다.
• 한글과 영문 표기가 달라도 호칭이 같으면 유사하다고 판단될 수 있습니다.
• 제품을 먼저 출시해 판매량을 쌓았더라도, 출원 당시 이미 저명상표와 충돌했다면 등록이 어려울 수 있습니다.
• 온라인 판매와 SNS 마케팅을 주로 하는 브랜드라면 수요자층 중복과 실제 연상 가능성까지 검토해야 합니다.

브랜드 이름을 이미 정하셨다면, 제품 출시나 광고 집행 전에 상표등록 가능성을 먼저 확인해 보세요. 이름을 바꾸는 비용보다, 처음부터 안전한 이름을 고르는 비용이 훨씬 작습니다.

헬프미 법률사무소는 상표 선행조사, 상표등록 가능성 검토, 상품류 지정, 출원 절차까지 비대면으로 도와드리고 있습니다.

상표등록을 준비 중이라면, 먼저 내 브랜드가 안전하게 등록될 수 있는 이름인지 확인해 보시기 바랍니다.

 

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