상표등록, ‘설명하는 이름’이면 무조건 거절될까요?

1. 사건의 개요: ‘오디북/audibook’ 상표 출원

이 사건은 2023년 상표등록출원 제28190호에 관한 거절결정불복심판 사건입니다. 출원상표는 상단에 한글 ‘오디북’, 하단에 영문 ‘audibook’이 함께 표시된 표장이었습니다.

심사 단계에서는 이 표장이 지정상품의 성질을 표시하는 표장에 해당하고, 식별력도 없다고 보았습니다. 이에 따라 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호를 근거로 등록이 거절되었습니다.

그러나 출원인은 ‘오디북/audibook’이 사전에 등재되지 않은 조어이고, 일반 수요자들이 널리 사용하는 표현도 아니며, 일부 검색결과는 ‘오디오북’의 오기 또는 오타에 불과하다고 주장했습니다.

2. 상표법상 상표등록의 기본 구조

상표법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하고, 산업발전과 수요자의 이익 보호를 목적으로 합니다. 상표법 제2조는 “상표”를 자기 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장으로 정의하고, “표장”을 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 색채 등 상품의 출처를 나타내기 위한 모든 표시로 정의합니다.

즉, 상표등록에서 핵심은 단순히 예쁜 이름인지가 아니라, 그 표장이 나의 상품과 타인의 상품을 구별해 줄 수 있는지입니다. 이를 흔히 식별력이라고 합니다.

3. 문제 된 조문: 상표법 제33조 제1항 제3호와 제7호

이번 사건의 핵심은 상표법 제33조 제1항 제3호와 제7호였습니다.

제33조(상표등록의 요건) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.

3. 그 상품의 산지(産地)ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상ㆍ가격ㆍ생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

7. 제1호부터 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표

쉽게 말하면, 상품의 특징을 직접 설명하는 말이나 누구나 자유롭게 사용해야 할 표현은 특정인에게 독점시키기 어렵다는 취지입니다. 예를 들어 특정 상품에 대해 그 품질이나 용도를 곧바로 설명하는 표현이라면 등록이 제한될 수 있습니다.

다만 상표법 제33조 제2항은 중요한 예외도 두고 있습니다. 제33조 제1항 제3호부터 제7호까지에 해당하는 상표라도, 출원 전부터 사용한 결과 수요자 사이에서 특정인의 상품 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 사용상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있습니다. 이를 실무상 사용에 의한 식별력 취득이라고 합니다.

4. ‘기술적 표장’과 ‘암시적 표장’의 차이

상표가 상품의 특징을 떠올리게 한다고 해서 언제나 등록이 거절되는 것은 아닙니다. 중요한 기준은 그 표현이 상품의 성질을 직접적으로 설명하는지, 아니면 소비자가 일정한 상상이나 추론을 거쳐야만 의미를 이해할 수 있는지입니다.

이번 사건에서 특허심판원은 ‘오디북/audibook’을 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이라고 보기 어렵다고 판단했습니다. 즉, 이 표장은 상품의 특징을 어느 정도 암시할 수는 있어도, ‘녹음된 책’ 또는 ‘소리가 나오는 책’이라는 뜻을 직접 표시한다고 보기는 어렵다는 것입니다.

5. 특허심판원이 거절결정을 취소한 이유

특허심판원은 다음과 같은 사정을 종합하여 ‘오디북/audibook’이 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하지 않는다고 보았습니다.

① 사전에 등재된 일반적인 표현이 아니었습니다

국어사전이나 영어사전에서 ‘오디북’ 또는 ‘audibook’이 ‘녹음된 책’, ‘소리가 나오는 책’이라는 의미로 기재된 사례를 찾기 어려웠습니다. 또한 ‘오디’ 또는 ‘audi’가 실거래사회에서 일반적으로 ‘녹음’이나 ‘소리’를 뜻하는 표현으로 사용된다고 보기도 어려웠습니다.

② ‘audi’는 곧바로 ‘audio’로 이해된다고 단정하기 어려웠습니다

‘audi’를 검색하면 독일 자동차 브랜드와 관련된 의미가 주로 나타났습니다. 물론 지정상품이 책이나 출판물이라는 점을 고려하면 ‘audi’를 ‘audio’에서 ‘o’가 빠진 표현으로 이해할 가능성도 있습니다.

그러나 그렇게 이해하려면 소비자가 먼저 ‘audi’를 보고 ‘audio’를 떠올리고, 다시 이를 ‘소리’ 또는 ‘녹음’의 의미로 해석한 뒤, ‘book’과 결합해 ‘소리가 나는 책’이라는 의미까지 도출해야 합니다. 이는 곧바로 상품의 성질을 직접 설명하는 경우와는 차이가 있습니다.

③ 일정한 사고 과정을 거쳐야 의미가 도출되었습니다

특허심판원은 ‘오디북/audibook’이 ‘녹음된 책’ 또는 ‘소리가 나오는 책’으로 인식되기 위해서는 추가적인 해석이 전제되어야 한다고 보았습니다. 따라서 이 표장은 지정상품의 성질을 직접 표시하는 표장이 아니라, 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시하는 표장에 가깝다고 판단했습니다.

④ 실제 거래사회에서 다수인이 사용하는 표현이라고 보기 어려웠습니다

일부 블로그나 뉴스에서 ‘오디북’이라는 표현이 검색되기는 했지만, 그 수가 많다고 보기 어려웠고, 같은 문단 안에서 ‘오디오북’과 ‘오디북’이 혼용되는 등 오타로 보이는 사례도 있었습니다. 따라서 다수의 거래자나 수요자가 일반적으로 사용하는 표현이라고 보기 어렵다고 판단했습니다.

6. 상표등록 절차에서 알아두어야 할 조문

상표등록은 단순히 출원서를 제출하면 바로 등록되는 절차가 아닙니다. 상표법은 출원, 심사, 거절이유 통지, 출원공고, 이의신청, 등록결정, 설정등록까지 단계별 절차를 두고 있습니다.

7. 상표 거절을 받았다면 바로 포기하지 마세요

상표출원 후 거절이유통지나 거절결정을 받으면 많은 분들이 “이제 등록은 불가능하다”고 생각합니다. 그러나 거절이유가 있다고 해서 항상 최종 등록이 불가능한 것은 아닙니다.

특히 이번 사건처럼 식별력, 기술적 표장 여부가 문제 되는 경우에는 다음 사항을 꼼꼼히 검토해야 합니다.

• 해당 표장이 사전에 등재된 일반명칭인지
• 업계에서 실제로 널리 사용되는 표현인지
• 소비자가 상품의 성질을 곧바로 이해하는지
• 의미 파악에 상상이나 추론이 필요한지
• 검색결과가 실제 사용례인지, 단순 오타나 오기인지
• 지정상품과의 관계에서 직접적인 설명인지, 간접적인 암시인지

거절이유통지를 받은 경우에는 상표법 제55조에 따라 의견서를 제출할 수 있고, 필요한 경우 지정상품 보정이나 상표 보정을 검토할 수 있습니다. 거절결정을 받은 경우에도 상표법 제55조의2에 따른 재심사 청구, 또는 상표법 제116조에 따른 거절결정불복심판을 검토할 수 있습니다.

8. 상표등록 후에는 어떤 권리가 생길까요?

상표등록은 단순히 등록증을 받는 데 그치지 않습니다. 상표권은 사업자가 자신의 브랜드를 보호하고, 타인의 무단 사용에 대응할 수 있는 중요한 법적 권리입니다.

상표권의 존속기간

상표법 제83조에 따르면 상표권의 존속기간은 설정등록일로부터 10년입니다. 또한 존속기간갱신등록신청을 통해 10년씩 갱신할 수 있습니다. 즉, 제대로 관리하면 상표권은 장기간 유지될 수 있는 브랜드 자산입니다.

상표권자의 독점 사용권

상표법 제89조는 상표권자가 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다고 규정합니다. 다만 상표권의 보호범위는 무제한이 아닙니다. 상표법 제91조에 따라 등록상표의 보호범위는 출원서에 적은 상표 및 기재사항에 따라 정해지고, 지정상품의 보호범위도 출원서 등에 기재된 상품에 따라 정해집니다.

상표권 효력이 미치지 않는 경우도 있습니다

상표법 제90조는 일정한 경우 상표권의 효력이 미치지 않는 범위를 정하고 있습니다. 예를 들어 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 보통명칭, 품질, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 경우에는 상표권 효력이 제한될 수 있습니다. 이는 기술적 표현이나 일반적인 설명 문구를 특정인이 과도하게 독점하지 못하도록 하는 장치입니다.

침해가 발생하면 금지청구와 손해배상 청구가 가능합니다

상표법 제107조는 상표권자 또는 전용사용권자가 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에게 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다고 규정합니다. 또한 상표법 제108조는 등록상표와 동일·유사한 상표를 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위 등을 상표권 침해로 보는 행위로 규정합니다.

상표법 제109조는 고의 또는 과실로 상표권을 침해한 자에 대해 손해배상을 청구할 수 있도록 하고, 제110조는 손해액 추정 등에 관한 규정을 두고 있습니다. 제111조는 일정한 경우 법정손해배상 청구도 가능하도록 정하고 있습니다.

나아가 상표법 제230조는 상표권 또는 전용사용권 침해행위를 한 자에 대해 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처할 수 있다고 규정하고 있습니다.

9. 등록 전에도, 등록 후에도 조심해야 할 점

상표등록 전에는 선행상표 조사와 식별력 검토가 중요합니다. 상표법 제34조는 타인의 선등록상표와 동일·유사한 상표, 저명한 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 염려가 있는 상표, 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 등은 등록받을 수 없다고 규정합니다.

또한 상표법 제35조는 선출원 원칙을 두고 있으므로, 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표가 있다면 먼저 출원한 사람이 우선합니다. 좋은 브랜드명을 정했다면 사용을 시작하기 전에 신속히 출원 가능성을 검토하는 것이 좋습니다.

한편 등록 전후로 거짓 표시도 주의해야 합니다. 상표법 제224조는 등록하지 않은 상표나 출원하지 않은 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것처럼 표시하는 행위를 금지합니다. 이를 위반하면 상표법 제233조에 따라 형사처벌 문제가 발생할 수 있습니다.

10. 이번 심결이 상표등록 실무에 주는 의미

이번 ‘오디북/audibook’ 심결은 상표등록 실무에서 매우 중요한 점을 보여줍니다. 상품의 특징을 어느 정도 떠올리게 하는 이름이라고 해서 곧바로 등록이 불가능한 것은 아닙니다. 그 표현이 지정상품의 성질을 직접적으로 표시하는지, 아니면 일정한 상상이나 추론을 거쳐야 하는 암시적 표현인지가 핵심입니다.

즉, 상표등록 가능성은 단어 자체만 보고 판단할 수 없습니다. 반드시 표장의 전체 구성, 지정상품과의 관계, 사전 등재 여부, 실제 거래사회에서의 사용 실태, 검색결과의 성격, 경쟁업체가 자유롭게 사용할 필요가 있는 표현인지 여부를 종합적으로 검토해야 합니다.