"끝난 게 아닙니다" 상표 거절이유통지서 대응법과 2025 개정 상표법(공존동의) 활용하기

1. 의견제출통지란 무엇인가

지식재산처 심사관이 출원된 상표가 「상표법」 제54조 각 호의 거절사유에 해당한다고 판단한 경우, 곧바로 거절결정을 하지 않고 출원인에게 미리 알려주는 절차입니다(상표법 제55조 제1항). 거절이유의 근거는 지정상품별로 구체적으로 적어야 합니다(같은 조 제2항).

출원인은 거절이유통지를 받은 후 「상표법 시행규칙」 제50조 제2항에 따라 2개월 이내에서 심사관이 정한 기간 안에 의견서를 제출할 수 있습니다(상표법 제55조 제1항 후단). 이 기간 내에 의견서를 내지 못한 경우에도, 그 기간 만료일부터 2개월 내에 절차계속 신청을 하고 의견서를 낼 수 있습니다(같은 조 제3항). 즉 사실상 한 번의 보충 기회가 주어지는 셈입니다.

📌 핵심: 의견제출통지는 “거절”이 아니라 “거절 예고”입니다. 의견서를 적극적으로 내지 않으면 그대로 거절결정으로 이어지지만, 잘 대응하면 거절 예고를 뒤집을 수 있습니다.

2. 가장 흔한 거절이유 5가지

「상표법」 제33조(식별력)와 제34조(부등록 사유)가 거절의 양대 축입니다. 실무에서 자주 마주치는 거절이유를 정리하면 다음과 같습니다.

실무 통계상 출원인이 가장 자주 받는 거절이유는 제34조 제1항 제7호(선등록 상표와 유사)와 제33조 제1항 제3호·제7호(식별력 부족)입니다.

3. 식별력 부족(제33조)으로 거절된 경우

두 가지 접근이 가능합니다.

① 사용에 의한 식별력 취득 주장 (제33조 제2항)

「상표법」 제33조 제1항 제3호부터 제7호까지의 사유로 거절된 상표라도, 출원 전부터 사용한 결과 수요자가 특정인의 상품 출처로 인식하게 된 경우에는 그 사용 상품에 한정하여 등록받을 수 있습니다(제33조 제2항). 이를 입증하려면 다음과 같은 자료를 의견서에 첨부해야 합니다.

• 매출액·광고비 자료
• 언론 기사, SNS 노출 자료
• 소비자 인지도 조사 결과
• 장기간 사용 입증 자료(상품 사진, 패키지, 광고물의 시기별 정리)

사용기간이 짧거나 노출이 미미한 경우에는 인정받기 어렵습니다.

② 보정으로 식별력 보강

「상표법」 제40조 제1항에 따라 상표등록거절결정 전까지(또는 재심사 청구·거절결정 불복심판 청구 시까지) 출원의 요지를 변경하지 않는 범위에서 보정이 가능합니다. 다만 같은 조 제2항에 따라 “요지를 변경하지 않는 보정”에는 한계가 있습니다.

즉, 식별력 없는 표장 자체를 다른 표장으로 바꾸는 것은 보정으로 처리할 수 없으며, 새로 출원해야 합니다.

4. 선등록 상표와 유사(제34조 제1항 제7호)로 거절된 경우

가장 빈번하면서 가장 까다로운 거절이유입니다. 대응 전략은 세 가지로 나뉩니다.

① 비유사 주장

인용된 선등록 상표와 본인 상표가 외관·호칭·관념 중 어느 하나에서 다르고, 거래 통념상 혼동 가능성이 없다는 점을 의견서로 다툽니다. 대법원 판례 법리(외관·호칭·관념의 3요소 종합 판단)를 근거로 구성합니다.

② 지정상품 비유사 주장 또는 지정상품 감축 보정

선등록 상표와 표장은 비슷해도 지정상품이 비유사하다면 등록 가능합니다. 또한 보정으로 지정상품의 일부를 삭제(감축)하여 충돌을 피하는 방법도 자주 쓰입니다(제40조 제2항 제1호).

③ 공존동의 제도 활용 (2025년 11월 신설)

2025년 11월 11일 시행된 개정 「상표법」 제34조 제1항 제7호 단서에 따라, 선등록 상표권자로부터 등록에 대한 동의를 받은 경우 등록이 가능합니다. 다만 “동일한 상표를 동일한 지정상품에 사용하는 경우”는 동의를 받아도 등록할 수 없습니다(같은 단서 괄호).

📌 공존동의 제도(Letter of Consent)는 그동안 한국 상표법에서 인정되지 않던 제도입니다. 거래 관계가 있거나 사업 영역이 다른 두 회사 사이에 합의가 가능한 경우에는 매우 강력한 해결책입니다.

5. 의견서를 냈는데도 거절된 경우 — 3단계 불복 라인

의견서를 냈음에도 거절결정이 내려졌다면, 그것이 끝이 아닙니다. 「상표법」은 출원인에게 다음과 같은 단계적 불복 수단을 제공합니다.

[1단계] 보정과 함께 재심사 청구 (제55조의2)

거절결정 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 지정상품 또는 상표를 보정하여 재심사를 청구할 수 있습니다. 재심사가 청구되면 종전 거절결정은 취소된 것으로 보고(같은 조 제3항), 심사관이 보정된 상태에서 다시 심사합니다.

다만 재심사는 한 번만 청구 가능하며(같은 조 제1항 단서), 이미 거절결정 불복심판이 청구된 경우에는 청구할 수 없습니다. 또한 재심사 청구는 취하할 수 없습니다(같은 조 제4항). 따라서 어떤 보정으로 재심사를 받을지 신중히 결정해야 합니다.

[2단계] 거절결정 불복심판 (제116조)

거절결정 등본 송달일부터 3개월 이내에 특허심판원에 거절결정 불복심판을 청구할 수 있습니다. 거절결정된 지정상품의 전부 또는 일부에 대해 청구할 수 있으므로, 일부 상품만 살리는 전략도 가능합니다.

심판 단계에서는 심사 단계보다 더 엄밀하게 법리·판례를 다툴 수 있고, 새로운 증거(사용 자료, 시장조사 자료 등)를 폭넓게 제출할 수 있습니다. 또한 심판 청구일부터 30일 이내에는 보정도 가능합니다(제40조 제1항 제3호).

[3단계] 특허법원 심결취소소송 → 대법원

특허심판원의 심결에 불복하는 경우 특허법원에 심결취소소송을 제기하고, 그 판결에 대해 대법원에 상고할 수 있습니다.

⚠️ 재심사 청구와 거절결정 불복심판은 같은 3개월 기간을 공유합니다. 두 절차는 양립할 수 없으므로(제55조의2 제1항 단서), 어느 쪽으로 갈지 처음부터 신중히 선택해야 합니다.

6. 실무에서 가장 자주 발생하는 실수

① 의견서 미제출

“어차피 거절될 것 같으니 그냥 포기”라고 판단해 의견서를 내지 않으면, 그대로 거절결정이 확정되고 동일·유사한 출원을 다시 시도해도 같은 이유로 거절됩니다. 적어도 보정 가능한 사항(지정상품 감축 등)을 검토해보는 것이 좋습니다.

② 표장 자체를 바꾸는 보정 시도

상표 표장의 본질적 변경은 “요지 변경”에 해당해 보정으로 처리할 수 없습니다(제40조 제2항 반대해석). 표장을 바꿔야 한다면 새로 출원해야 하며, 새 출원일이 기준이 되어 그 사이 제3자가 동일·유사 상표를 출원했다면 선출원주의에 따라 불리해질 수 있습니다.

③ 재심사 청구 후 거절결정 불복심판 시도

재심사 청구는 취하할 수 없고(제55조의2 제4항), 재심사에 따른 거절결정이 다시 나면 그 거절결정에 대해 별도로 불복심판을 청구해야 합니다. 처음 거절결정을 받았을 때 어느 쪽으로 갈지 결정해야 합니다.

④ 공존동의 단서의 한계 간과

2025년 11월 신설된 공존동의 제도(제34조 제1항 제7호 단서)는 “동일 상표 + 동일 지정상품” 조합에는 적용되지 않습니다. 본인 상표·상품이 선등록 상표와 정확히 같다면 동의를 받아도 등록이 불가능하므로, 지정상품을 다르게 설정하는 보정과 병행해야 합니다.

⑤ 증거 부족

식별력 취득 주장(제33조 제2항)은 자료 싸움입니다. 매출 자료, 광고 자료, 인지도 조사 결과 등 객관적 증거 없이 “유명하다”는 주장만 하면 거의 인정되지 않습니다.

7. 거절이유통지를 받았을 때 체크리스트

• 거절이유의 근거 조문 확인 — 「상표법」 제33조인지 제34조인지, 어느 호인지
• 의견서 제출기한 확인 — 통지서에 명시된 날짜로부터 카운트다운
• 인용 상표 정밀 분석 — 표장·지정상품·등록일 등 (KIPRIS에서 확인)
• 대응 옵션 검토 — 비유사 주장 / 지정상품 감축 / 식별력 취득 주장 / 공존동의
• 증거 자료 확보 — 사용 사실, 매출, 광고, 인지도 자료
• 의견서 작성 시 법리·판례 인용 — 단순 호소가 아닌 법적 논리 구성
• 거절결정 시 재심사 vs 불복심판 선택 — 한쪽을 선택하면 다른 쪽 불가

마치며

상표 거절이유통지서가 도착했다고 해서 출원이 끝난 것은 아닙니다. 의견서·재심사·거절결정 불복심판이라는 3단계 대응 라인이 마련되어 있고, 2025년 11월 시행된 개정법으로 공존동의 제도까지 새로 추가되었습니다.

단계마다 기한이 정해져 있고 중복 진행이 불가능한 구조이므로, 처음 거절이유통지를 받은 시점에 전체 그림을 그려놓고 어느 단계까지 갈 것인지 미리 결정하는 것이 핵심입니다. 특히 선등록 상표와의 유사성으로 거절된 경우, 단순한 비유사 주장만 반복하기보다는 지정상품 감축·공존동의·사용에 의한 식별력 취득 등 여러 무기를 조합하는 전략이 효과적입니다.

거절결정이 한 번 확정되면 같은 표장으로 다시 등록받기가 매우 어려워지므로, 의견서 단계에서부터 충실히 대응하시기를 권장합니다.

헬프미 상표 거절대응 서비스 안내

헬프미 법률사무소는 거절이유통지를 받은 출원인을 위해 단계별 대응 서비스를 제공하고 있습니다. 헬프미 변리사가 거절사유를 심층 분석하여 의견서를 작성해 드리며, 필요한 경우 불사용 취소심판이나 이의신청까지 한 곳에서 처리하실 수 있습니다.

💡 불사용 취소심판이란? 

등록을 원하는 상표와 유사한 선행상표가 존재하더라도, 해당 상표가 실제로 사용되고 있지 않음을 이유로 취소심판을 청구할 수 있습니다. 선행상표 때문에 거절이유통지를 받으셨다면, 그 선행상표가 실제로 사용 중인지 확인하는 것이 첫 번째 검토사항입니다.

거절 대응 외에도 함께 활용할 수 있는 서비스 (2026년 4월 28일 기준. 변동 가능.)

• 상표 조사보고서: 문자상표 44,000원 / 도형상표 77,000원 / 복합상표 99,000원 — 거절을 미연에 방지하는 사전 검토
• 상표권 침해금지 내용증명 발송: 440,000원 / 1개 상표 — 등록 후 침해 발생 시
• 상표권 침해금지 가처분 소송: 5,500,000원~
• 상표권 침해금지 손해배상 소송: 5,500,000원~

헬프미 법률사무소 상표 서비스

대형로펌, 사법시험 출신 박효연 변리사/변호사(서울대 법대 졸업), 이상민 변호사(고려대 법대 졸업)가 설립한 헬프미 법률사무소는 2016년부터 누적 9만 곳 이상의 기업이 선택한 믿을 수 있는 상표 등록 전문 서비스입니다. 거절이유통지 분석부터 의견서·보정서 작성, 재심사 청구, 거절결정 불복심판, 그리고 불사용 취소심판·이의신청까지 상표 거절 대응 전 과정을 한 곳에서 지원합니다. 의견제출통지서를 받으셨다면, 의견서 제출기한이 지나기 전에 빠르게 상담받으시기 바랍니다.